Registro de Marca no INPI

Neste post trataremos sobre a proteção de marca e os detalhes do seu registro no INPI. O registro da marca junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) é muito importante e pode formar o principal ativo intelectual da sua empresa. Vejamos os detalhes desse procedimento:

Registro de Marca

As marcas possuem enorme importância na atividade de qualquer empresa. É por ela que seu negócio será conhecido, é onde seus investimentos em marketing serão derecionados e, diante disso, é muito importante pensar no registro da marca antes mesmo de sair elaborando sua identidade visual em algum site de Inteligência Artificial.

A marca pode ser o ativo mais valioso da sua empresa e, se for mal administrada no início pode gerar grandes problemas, como no momento de recebimento de investimento de terceiros, ou venda de participação da empresa.

Por isso, as fases iniciais de criação da empresa precisam estar alinhadas com a criação da marca.

Qual a expressão escolhida? Quais as cores? Já existe no mercado? É possível registrar no INPI?

Para facilitar o entendimento, abaixo seguem os principais pontos de atenção na hora de proteger a sua marca:

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‍1 - Órgão Oficial de Registro: no Brasil é o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial).

2 - Criação da Arte (logomarca): muitos empreendedores/empresários cometem esse erro > primeiro criam a marca e depois pensam como e onde registrar. O movimento é o contrário. Primeiro procure um profissional qualificado para fazer uma busca de viabilidade da sua marca no banco de dados do INPI. Sendo possível o registro, inicie a criação da logomarca com um designer e, por fim, faça o registro da marca no INPI.

3 - Expressão da Marca: é importante que o nome, ou expressão, que a sua empresa irá utilizar seja o mais “fantasia” possível. Palavras genéricas ou que descrevem a atividade que irá ser realizada são vedadas pela Lei de Propriedade Industrial (LPI). Palavras em língua estrangeira podem ser utilizadas, mas é melhor evitar. O que se levará em conta na análise de colidência e se o termo é genérico, é a tradução em português.

4 - Vedações Legais: a LPI elenca em seu artigo 124 o que não pode ser registrado como marca. É muito importante a leitura do art. 124 da LPI durante o processo de criação da marca. Abaixo seguem as principais vedações:

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Artigo 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

(...)

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração;

(...)

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; (SLOGAN)

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

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5 - Procedimento: o procedimento de registro de marca é realizado junto ao INPI por meio de preenchimentode formulário próprio online. Ele pode ser acompanhando pelo site do INPI e dura, aproximadamente, 18 meses contando do protocolo do pedido de registro até aconcessão definitiva do registro da marca.

6 - Prazo de Proteção: muito embora a análise do INPI seja demorada, o titular da marca já possui proteção contra terceiros a partir da data do protocolo do pedido de registro. Podendo coibir o uso indevido por terceiros. Após a concessão do registro a marca está protegida por 10 (dez) anos, e pode ser renovada sucessivamente enquanto for utilizada.

7 - Pessoa jurídica como titular do registro da marca: a LPI estabelece que a marca que não estiver sendo utilizada pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos caducará, ou seja, o registro da marca estará extinto. Desta forma, é importante que a Pessoa Jurídica seja titular da marca, pois caso ocorra um pedido de terceiro apontando a caducidade, a comprovação de uso é mais contundente quando efetuada pelo titular PJ (notas fiscais, contrato social, documentos da empresa timbrados). Caso a PJ não exista no início das atividades, há a possibilidade de fazer o pedido de registro em nome da pessoa física e, após, solicitar a transferência de titularidade.

8 - Atividades: a proteção da marca recai sobre o conjunto formado pela logomarca (cores,desenhos, algarismos e letras) dentro das atividades que a empresa executa. O objeto social da empresa será alinhado com a lista de atividades disponibilizada pelo INPI e a marca será protegida dentro dessa atividade. Logo, se uma marca utiliza a expressão “Zoe” para identificar o serviço de restaurante, e outra marca utiliza a mesma expressão para identificar o serviço de posto de gasolina, essas marcas não são colidentes entre si. Importante salientar que a LPI quando trata de colidência entre marcas utiliza os termos “idêntico, semelhante ou afim”, desta forma, é preciso uma análise apurada nesse sentido.

9 - Registro Internacional: atualmente o Brasil adota o Protocolo de Madri, um sistema mundial ligado a Organização Mundial de Propriedade Industrial, onde é possível realizar um único pedido de registro de marca para vários países signatários do Protocolo. O processo é online, relativamente caro, mas bastante ágil para empresas que já sabem no início de seu planejamento em quais países atuarão.

10 - Licença e concessão: a marca pode ser licenciada ou cedida conforme a vontade de seu titular por meio de contrato que deve ser averbado no INPI. Para isso a marca precisa estar registrada no INPI (ou com o pedido de registro protocolado). O pagamento do licenciado ao licenciador é chamado de Royaltie e pode variar de 2% a 18% dependendo da força da marca. Caso a empresa licenciadora seja estrangeira, é necessário que essa empresa esteja registrada no INPI para a autorização do câmbio na operação de aportes de valores referentes aos royalties. Existem várias agências de licenciadores que podem facilitar esse processo e o contato com grandes marcas. Também é importante que um advogado analise o contrato.

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O escritório Rebucci Advogados está por dentro dos últimos acontecimentos do setor deinovação, tecnologia e propriedade intelectual e à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o assunto.